Журнал "Information Security/ Информационная безопасность" #1, 2020

В США программное обеспечение в настоящее время считается патенто- способным объектом. Банк CLS подал иск про- тив Alice Corporation. Суд постановил, что обычного использования компьютера общего назначения недоста- точно для превращения абстрактной идеи в изобре- тение, отвечающее требова- ниям патента. Судебное решение от 19 июня 2014 г. было сформулировано сле- дующим образом: "Заявка на патент не имеет права на патентную защиту, если ее центральная концепция касается абстрактной идеи, такой как посредническое урегулирование, и способ ее реализации сам по себе не подлежит защите". ретение на основе программ- ного обеспечения является патентоспособным, если оно предполагает реализацию с использованием аппаратных ресурсов. В Китае, согласно рекомендациям по экспертизе 2017 г., изобретение, связан- ное с компьютерной програм- мой и имеющее технические характеристики, будет охрано- способно. Руководство по экс- пертизе Корейского ведомства по интеллектуальной собствен- ности говорит, что компьютер- ные программы как таковые (per se) не являются охрано- способными. При этом если программное обеспечение защищается в связке с аппа- ратным обеспечением, то подобное сочетание и методы его работы являются охрано- способными. Изобретения на основе программного обес- печения в названных ведом- ствах охраноспособны, если они реализованы с использо- ванием аппаратного обеспече- ния или в достаточной мере привязаны к нему. Патентование в США Патентное ведомство США обладает наиболее длительным опытом как патентной охраны компьютерных решений, так и судебной практики в данной области. В США программное обеспечение в настоящее время считается патентоспо- собным объектом. Такое пони- мание является результатом длительного и противоречивого развития. Переломным момен- том стало решение Федераль- ного окружного суда США в конце 1990-х гг. по делу State- StreetBank&Trust против Signa- tureFin. Group 8 и AT&T Corp. против ExcelCommunications 9 , в которых программное обес- печение было признано патен- тоспособным объектом. Однако как на этапе экспертизы заявки в патентном ведомстве, так и на этапе судебного разбира- тельства все еще оставалось множество вопросов по отне- сению разработанной компью- терной технологии к патенто- способной. 20 марта 2012 г. Верховный суд США принимает важней- шее для патентования компью- терных технологий и программ- ного обеспечения решение по делу Mayo Collaborative Servi- ces против Prometheus Labora- tories, Inc.: хотя законы приро- ды, естественные явления и абстрактные идеи являются, согласно § 101 Закона США о патентах, непатентуемыми объектами, их применение в известных структурах или про- цессах может иметь патентную защиту. Однако чтобы превра- тить непатентуемый закон при- роды в патентоспособное при- менение, патент должен сде- лать большее, чем просто поименовать закон природы и добавить слова "его приме- нение" 10 . В 2014 г. Верховный суд США конкретизировал подходы к отнесению изобретений, реа- лизованных на компьютере, к патентоспособным. Речь идет об известном деле Alice Corp против CLSBankInt’l. et al 11 . Alice Corporation владела нескольки- ми патентами, которые защи- щали компьютерный метод контроля расчетного риска невыполнения платежей одной из сторон финансовой транзак- ции. Метод представлял из себя запатентованное решение по уменьшению расчетного риска, способствуя "обмену финансо- выми обязательствами между двумя сторонами с использова- нием компьютерной системы в качестве посредника". Банк CLS подал иск против Alice Corporation. Суд постановил, что обычного использования ком- пьютера общего назначения недостаточно для превращения абстрактной идеи в изобрете- ние, отвечающее требованиям патента. Судебное решение от 19 июня 2014 г. было сформу- лировано следующим образом: "Заявка на патент не имеет права на патентную защиту, если ее центральная концепция касается абстрактной идеи, такой как посредническое уре- гулирование, и способ ее реа- лизации сам по себе не подле- жит защите" 12 . Таким образом, в 2014 г. Вер- ховный суд США значительно усложнил патентование изоб- ретений, реализованных на ком- пьютере. Это решение оказа- лось "смертельным" для боль- шого количества патентов на программное обеспечение, что отмечалось десятками иссле- дователей и наблюдателей в сборниках, озаглавленных при- мерно как "Один год после Алисы", "Два года после Алисы" и т.д. Через неделю после реше- ния по делу Алисы Ведомство по патентам и товарным знакам США выпустило руководство для экспертов, согласно кото- рому для признания принципи- ально патентоспособным заявляемое решение должно было представлять из себя нечто большее, чем просто текст программы. В течение двух месяцев 830 патентных заявок были отозваны. В тече- ние года 286 патентов были признаны недействительными. Из 196 рассматриваемых в судах патентных документов, остались в силе только 18, а недействительными были при- знаны 178 13 . После вынесения в суде решения по Алисе в течение двух лет было отмечено резкое снижение количества положи- тельных решений о выдаче патента. Однако 12 мая 2016 г. федеральный окружной суд по делу Enfish, LLC против Micro- soft Corp. принял решение о сохранении действия патента и о необходимости уточнения применения процедуры Alice/Mayo в рамках § 101. Суд высказал мнение, что возмож- ность исполнения программы на универсальном компьютере (а не только на устройстве, с которым программа представ- ляет единый комплекс), не делает ее патентоспособной. Фраза, в которой было форму- лировано данное мнение, часто встречается в литературе по вопросу патентования про- граммного обеспечения: we are not persuaded that the invention’s ability to run on a general-purpose computer dooms the claims. Суд пришел к выводу о том, что реализуемое с помощью ком- пьютера изобретение патенто- способно, если "в центре вни- мания формулы изобретения лежит улучшение самой функ- циональности компьютера, а не 48 • ТЕХНОЛОГИИ 8 State Street Bank & Trust v. Signature Fin. Group, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998). 9 AT&T Corp. v. Excel Communications, 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999). 10 Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. 66 (2012). 11 Alice Corp. v. CLS Bank Int’l, 573 U.S. 208 (2014). 12 See id. 13 Dobias, N.L., 2019. Protecting Software Intellectual Property after the Lexmark Decision. Ind. L. Rev., 52, p. 305.